关于商业方法相关发明专利申请的审查

中国的《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》中，都没有明确地提出商业方法专利的概念，也没有明确拒绝商业方法专利申请的规定。因此，不能因为专利申请中涉及了商业方法，就当然地不授予专利权。实践中，由于商业方法专利大多数与计算机程序相关联，故原则上，可以适用《审查指南》第二部分第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”。但关于商业方法相关发明专利申请的审查还是具有特殊性的地方，笔者根据相关资料和个人的理解，试图对此作出简要的总结或介绍。

根据中国专利法第二十五条第一款第（二）项的规定，对智力活动的规则和方法不授予专利权。因此，对于计算机程序本身或仅仅记录在载体上的计算机程序，属于“智力活动的规则和方法”；而既包含智力活动的规则和方法的内容又包含技术特征的专利申请，还不能立即得出其不属于专利保护客体的结论；需要区别对待。

1、 对计算机程序本身或计算机可读介质不授予专利权

如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

如果一项权利要求除其主题名称之外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。
例如，仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等，由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。但是，如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列。

2、 如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则不能排除其获得专利权的可能性

如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，例如在对上述游戏装置等限定的内容中既包括游戏规则，又包括技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

3、三要素判别法
根据专利法实施细则第二条第一款的规定，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。

上述规定，明确规定受到专利法保护的专利申请必须首先满足构成专利法意义上的“技术方案”。如何判断是否为“技术方案”，需要从以下三个方面判断：（1）所解决的问题是否为“技术问题”；（2）是否运用了“技术手段”；（3）是否有此获得了“技术效果”。在实务界，由于认为“技术问题”、“技术手段”、“技术效果”缺一不可，被称为“三要素”判别法。对此，《审查指南》给除了如下的具体说明：

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则这种解决方案不属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，不属于专利保护的客体。

《审查指南》列举了三类属于专利保护客体的情形：
第一、“执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程”；
第二、“执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据”；
第三、“执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能。”

对第一种情形，最典型的例子是审查指南中的例4（审查指南第257页），即“一种控制橡胶模压成型工艺的方法”。该例完全出自于美国联邦最高法院于1981年对DIAMOND v. DIEHR一案做出的终审判决的例子。
还可以见于审查指南中的例7（审查指南第259页）。

对于第二种情形，《审查指南》中也给出了经典案例。例如，“一种去除图像噪声的方法” （见例6，审查指南第258页）。

对于第三种情形，《审查指南》中给出的案例是“一种扩充移动计算设备存储容量的方法”，见例5，审查指南第257页。

原则上说，商业方法相关发明专利申请属于涉及计算机程序发明中的一类特殊领域，完全可以适用于《审查指南》第二部分第九章的相关规定。但其审查较其它领域更有着特殊性，本文试图对该类申请的审查规定，以及相关的术语等进行说明。

1、相关术语的解释

1.1 商业方法
本文中所说的商业方法是指实现各种商业活动和事务活动的方法，是一种对人的社会和经济活动规则和方法的广义解释，例如包括：
证券、保险、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、服务、房地产、经营管理、企业管理、物流仓储、行政管理、事务安排、人力资源管理、公共事务。

1.2 商业方法相关发明专利申请
商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机和网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。

1.3 商业方法相关发明专利申请所属的技术领域
商业方法相关发明专利申请所属的技术领域是指用于实施商业方法的计算机和网络技术领域。

2、单纯商业方法发明专利申请的审查
单纯商业方法的发明专利申请与计算机和网络技术没有任何关联，主要是通过人的行为来实现的商业运作方法，属于商业方法本身，因此这种单纯商业方法的发明专利申请属于专利法25.1（2）规定的智力活动的规则和方法，不是专利法保护的客体。

２. 商业方法相关发明专利申请的审查

2.1 审查方式
对于商业方法相关发明专利申请，分为：（1）客体审查；以及（2）新颖性、创造性的审查，可以

2.1.1 关于不符合专利法规定的客体审查
-----如果根据说明书描述的背景技术和／或公知常识，就足以确定要求保护的发明所要解决的问题不是技术问题时，则审查员可以直接依据专利法实施细则2.1的规定，评述其不构成技术方案，不属于专利保护客体。
　这种审查方式就是前述的“三要素”判别法，恕不详述。

----当说明书中针对所描述的背景技术说明了要求保护的发明所要解决的技术问题，但针对其声称要解决的技术问题进行检索后，发现该技术问题客观上已经解决，并且可以初步判断其实际上解决的问题属于非技术问题，例如某种新型的商业运作模式时，则审查员应当根据引证检索结果（检索报告中将所引证的检索结果填写为A类文件）指出其所要解决的是非技术问题，因此不属于专利法实施细则2.1所说的技术方案，不属于专利保护客体。
　　这种审查方式属于变相的“三要素”判别法，其特殊性在于审查员可以进行检索，并根据检索的结果重新判断专利申请“实际上解决的问题属于非技术问题”。使得审查员的审查手法更加丰富。

2.1.2 不能排除要求保护的发明属于非专利保护客体时

在通过上述两种审查方式不能排除要求保护的发明属于非专利保护客体后，则应当进一步进行检索，判断其是否具备新颖性和创造性。

-----当审查员检索到影响该申请的新颖性和/或创造性的现有技术时，则可以直接依据所检索到的现有技术评述新颖性和/或创造性。

此时相对于检索到的现有技术分以下两种情形进行说明：
① 权利要求的方案被已有方案公开的，权利要求不具备新颖性；
② 权利要求的方案未被已有方案公开的，确定最接近的现有技术并确定权利要求的方案与最接近的现有技术之间的区别特征后，对显而易见性及是否具有显著的进步进行判断而得出是否具备创造性的结论。应当注意，如果整体分析该区别特征未对现有技术做出技术贡献，则该权利要求不具备创造性。
以上关于评述新颖性和/或创造性的审查方式，与传统的专利审查原理并无二致。

尽管中国专利制度中，没有明确地排除商业方法专利申请。但对商业方法专利的审查倾向中，可以看出仍坚持“技术性”的三要素判别法，因此，商业方法专利申请要想在中国获得核准还是比较困难的。在2006年以前的实务中，官方倾向于严格采用三要素判别法来审查所有涉及计算机程序的发明创造。在2006年 [1]以后，则采取相对务实的态度，不再一味地采用三要素判别法，而是辅以“新颖性”或“创造性”来否定所有涉及计算机程序的发明创造，包括商业方法申请。这种务实的做法可以称为“第一门槛（客体）”先把关，“第二门槛（新颖性创造性）不放宽”。

特别需要指出的是，中国的观点认为，即使是审查员对涉及商业方法的发明专利申请进行了新颖性和／或创造性审查，并不意味着官方已经认可所要求保护的发明属于专利保护客体。公众在后续的专利无效程序中，仍可以主张“该所要求保护的发明不属于专利保护客体”而请求无效该专利。

此外，在2002年末，美国花旗银行有两件 [2]涉及商业方法发明的专利申请被核准授权，曾引起很大的轰动效应，官方在事后通过各种非正式渠道解释为“审查事故”。表明中国官方对于商业方法专利申请的审查口径仍然是坚持既往做法的。正如SIPO的电学发明审查部部长李永红女士曾撰文所指出的：“这种判断方式 [3]也许过于保守。但是，在我们尚不能找到更加清晰的判断方法之前，在我们尚不能预测更加激进的做法会对经济社会带来何种影响之前，谨慎的做法不失为退求其次的选择。因为，潘多拉盒子一旦打开，一切将难以收复。”